本書概述了專利侵權風險排查的概念,列舉了需要進行專利風險排查的場景。在對比FTO項目和一般專利檢索項目、盡職調(diào)查項目的基礎上,總結了FTO項目的特征,并介紹了FTO項目的過程管理及如何界定項目的工作范圍。在詳述FTO關鍵步驟的基礎上介紹了FTO檢索的方法和工具、專利侵權判定的基本原則和代表性的案例、專利侵權分析報告樣例及撰寫要點。此外,還充分考慮了生物醫(yī)藥領域和信息通信領域的特殊性。最后,對如何從程序和實體上進行妥善應對也做了充分的梳理和總結。
前 言
專利侵權是指未經(jīng)專利權人授權或者許可,他人擅自使用、制造、銷售、許諾銷售、進口或提供專利產(chǎn)品或方法的行為。一旦發(fā)生專利侵權,可能會導致企業(yè)面臨較大的法律風險和經(jīng)濟損失。因此,為了降低專利侵權風險,企業(yè)需要進行專利侵權風險排查,并生成相應的分析報告。
專利侵權風險排查報告,也稱為自由實施(Freedom to Operate,F(xiàn)TO)
報告,是對企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品、技術或服務與他人專利權的關系進行全面調(diào)查和分析的報告。它的目的是識別已經(jīng)發(fā)生或者潛在的專利侵權風險,幫助企業(yè)了解自身的專利權利狀況,規(guī)避潛在的法律糾紛,并為制定正確的專利戰(zhàn)略決策提供依據(jù)。
在諸多場景中都需要進行專利侵權風險排查,比如在確定研發(fā)方向時、新產(chǎn)品面市時、產(chǎn)品出口海外時、企業(yè)上市時、產(chǎn)品展銷時等。但國內(nèi)企業(yè)高層普遍對專利侵權不重視,甚至對專利侵權的概念都不清楚,更不知道何時何因需要做專利侵權風險排查;很多企業(yè)的知識產(chǎn)權負責人也不清楚如何對項目過程進行監(jiān)督和質(zhì)量管理;很多咨詢機構的具體執(zhí)行人員對開展專利侵權風險排查的檢索方法、策略和工具、風險專利的篩選和侵權與否的判定等也缺乏全面的認知,對專利侵權風險排查報告的框架和內(nèi)容如何做到翔實、規(guī)范,以便作為證據(jù)使用也存在諸多疑問;在進行風險排查時,特別領域的特殊性怎么考慮進來,如何最終從法律的角度做到合理應對等也缺乏相應知識。
本書的編排就是為了解決上述困惑和疑問的。首先,通過列舉專利風險排查的場景、企業(yè)專利風險的來源來說明為什么要進行專利風險排查,以及對專利侵權風險如何進行評估和管理。其次,對比了FTO項目和一般專利檢索項目,總結了FTO項目的特征,并介紹了FTO項目的過程管理及如何界定項目的工作范圍。為了突出實操性,在梳理FTO關鍵步驟的基礎上介紹了FTO檢索的方法和工具。還詳述了專利侵權判定的基本原則和代表性的案例,介紹了專利侵權風險排查報告的樣例及撰寫要點,并簡要展示了美國和中國的FTO報告樣例。此外,考慮到生物醫(yī)藥領域和信息通信領域的特殊性,比如在生物醫(yī)藥領域,進行FTO分析時還需要考慮各國對藥品相關知識產(chǎn)權特殊的制度設計,以及藥品種類的不同和不同的藥品開發(fā)階段。最后,對一旦發(fā)生專利侵權訴訟后,如何從程序和實體上進行妥善應對也做了充分的梳理和總結。
馬天旗,北京智專北斗知識產(chǎn)權咨詢有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,國家知識產(chǎn)權局專利局機械發(fā)明審查部原副處長,國家知識產(chǎn)權運營公共服務平臺原副總經(jīng)理。國家知識產(chǎn)權局高層次人才,科創(chuàng)中國專利大數(shù)據(jù)技術競爭情報專業(yè)科技服務團專家,國家知識產(chǎn)權局重大科技經(jīng)濟活動知識產(chǎn)權分析評議講師,專利侵權判定專家?guī)鞂<遥锥贾R產(chǎn)權服務行業(yè)師資庫專家,北京市知識產(chǎn)權服務領軍人才!吨袊l(fā)明與專利》審稿專家,主編《專利布局》《專利挖掘》《高價值專利培育與評估》等10多部書籍。
高曉培,北京智專北斗知識產(chǎn)權咨詢有限公司產(chǎn)品總師兼盡職調(diào)查部總監(jiān),曾就職于七星天(北京)咨詢有限責任公司。中國科學技術信息研究所碩士。在海外專利申請與布局、專利檢索與侵權分析、專利情報分析與利用、專利交易評估與專利資產(chǎn)管理方面經(jīng)驗豐富。入選第一期全國專利信息實務人才、江蘇省知識產(chǎn)權骨干人才。
郝政宇,北京觀韜中茂律師事務所合伙人、律師、專利代理師,具有超過15年的知識產(chǎn)權從業(yè)經(jīng)驗,曾在國家知識產(chǎn)權局從事多年專利審查和復審工作,此后在多家知名律所執(zhí)業(yè)多年,代理眾多企業(yè)的知識產(chǎn)權糾紛案件,具有豐富的訴訟經(jīng)驗,目前擔任10余家上市公司的知識產(chǎn)權顧問,團隊微信公眾號大嶺IP在業(yè)內(nèi)具有廣泛影響力。
鄭眾琳,律師、專利代理師,北京智專北斗知識產(chǎn)權咨詢有限公司上海分公司總經(jīng)理。具有10多年知名咨詢機構、律所、專利代理機構從業(yè)經(jīng)驗,長期從事專利分析咨詢、專利布局申請、專利無效訴訟等相關工作,曾主持完成幾十項專利侵權風險排查項目。
蘇志甫,北京匯仲律師事務所上海辦公室高級顧問、知識產(chǎn)權團隊負責人,北京市高級人民法院知識產(chǎn)權庭原審判長,兼任中國政法大學無形資產(chǎn)管理研究中心研究員、中國傳媒大學研究生導師。專注知識產(chǎn)權爭議解決領域近20年,辦理知識產(chǎn)權訴訟案件逾6000件,經(jīng)辦案件多次入選中國法院十大知識產(chǎn)權案件,發(fā)表知識產(chǎn)權專業(yè)文章60余篇。近年來,帶領團隊先后為數(shù)十家大型央企、知名上市企業(yè)及新興科創(chuàng)企業(yè)提供知識產(chǎn)權爭議解決及專項咨詢服務,助力客戶有效解決知識產(chǎn)權保護及侵權風險防范問題。
權鮮枝,北京市隆安律師事務所高級合伙人、清華大學工學碩士、芝加哥肯特法學院法律碩士。曾任最高人民法院知識產(chǎn)權案例基地專家,現(xiàn)任北京市朝陽區(qū)律師協(xié)會知識產(chǎn)權業(yè)務研究會主任、日本知識產(chǎn)權協(xié)會(JIPA)講師、美國知識產(chǎn)權法律協(xié)會全球網(wǎng)絡活動(AIPLAGNE)聯(lián)席主席。代理過數(shù)千件專利申請,上百件專利無效、侵權案,部分入選各級法院典型案例。個人被評為司法部首批全國千名涉外律師人才、ALB2022中國十五佳女律師、強國知識產(chǎn)權論壇2023年度十佳知識產(chǎn)權大律師等。
曲凱,復旦大學理學博士,恒瑞醫(yī)藥知識產(chǎn)權管理中心負責人,在知識產(chǎn)權行業(yè)有10余年工作經(jīng)驗,負責公司上市產(chǎn)品和在研項目的知識產(chǎn)權工作,包括藥品全生命周期的專利布局、侵權風險防控。曾在國家知識產(chǎn)權局從事多年專利審查工作。
金偉英,機械電子工程碩士,專利律師、資深專利分析師、專利代理師。具有10年以上為央企、大集團、龍頭企業(yè)、多家擬上市公司提供專利申請與布局、專利檢索與無效分析、專利風險排查、FTO檢索分析以及侵權應對的豐富服務經(jīng)驗。
張鵬,法學博士、知識產(chǎn)權專業(yè)博士后,中倫律師事務所高級顧問,兼任國家海外知識產(chǎn)權糾紛應對指導專家、中國技術經(jīng)濟學會知識產(chǎn)權專業(yè)委員會委員等,入選北京市律師協(xié)會涉外律師人才庫、粵港澳大灣區(qū)國際知識產(chǎn)權人才港專家?guī)、深圳市首批海外知識產(chǎn)權維權援助專家?guī)斓。多次被國際著名法律評級機構錢伯斯、法律500強、商法等評選為知識產(chǎn)權推薦律師、TMT(電信、媒體和科技)推薦律師。錢伯斯稱贊其在處理國內(nèi)和國際科技公司的專利問題方面經(jīng)驗豐富,擅長處理侵權糾紛和與交易相關的知識產(chǎn)權問題。
目錄
第1章 認識專利風險排查與FTO 001
1.1 為什么要做專利風險排查 /002
1.1.1 專利風險排查的場景 /002
1.1.2 企業(yè)專利風險來源 /003
1.1.3 專利侵權風險評估 /006
1.1.4 專利侵權風險管控 /008
1.2 專利風險排查分析類型與FTO /010
1.2.1 常見專利風險排查的分析類型 /010
1.2.2 FTO分析是什么 /012
1.2.3 FTO分析的簡要步驟 /013
1.3 典型場景下的FTO分析案例 /014
1.3.1 研發(fā)階段的FTO分析案例 /014
1.3.2 產(chǎn)品上市前的FTO分析案例 /015
1.3.3 產(chǎn)品出口海外前的FTO分析案例 /016
1.3.4 企業(yè)IPO (首次公開募股)上市前的FTO分析案例 /017
第2章 FTO項目的組織和管理019
2.1 FTO項目管理的基礎 /020
2.1.1 FTO項目的特殊性 /020
2.1.2 FTO項目的管理 /022
2.2 FTO項目的過程管理 /023
2.2.1 項目啟動 /023
2.2.2 組建項目實施團隊 /025
2.2.3 項目執(zhí)行 /026
2.2.4 項目監(jiān)控和調(diào)整 /027
2.2.5 項目驗收 /028
2.3 項目工作范圍的界定 /028
2.3.1 確定目標國家或地區(qū) /029
2.3.2 確定待檢索專利的法律狀態(tài) /029
2.3.3 確定主要競爭對手 /029
2.3.4 確定待排查技術點 /030
第3章 FTO檢索方法和工具034
3.1 FTO的檢索策略 /036
3.1.1 FTO檢索策略的特點 /036
3.1.2 FTO檢索策略的主要構成 /037
3.2 FTO檢索的關鍵步驟 /039
3.2.1 明確項目需求和檢索范圍 /039
3.2.2 解構及確定檢索目標 /044
3.2.3 制作檢索要素表 /048
3.2.4 選擇數(shù)據(jù)庫和構建檢索式 /049
3.2.5 執(zhí)行檢索與補充檢索 /052
3.2.6 專利篩選與評估 /053
3.3 常用的檢索方法 /058
3.3.1 關鍵詞檢索 /058
3.3.2 分類號檢索 /062
3.3.3 競爭對手檢索 /065
3.3.4 其他檢索方式 /066
3.4 常用FTO檢索資源和工具 /069
3.4.1 專利數(shù)據(jù)庫 /069
3.4.2 非專利數(shù)據(jù)庫 /076
3.4.3 特殊領域的檢索資源 /076
3.4.4 FTO檢索的實用工具 /078
第4章 專利侵權的判定方法079
4.1 發(fā)明和實用新型專利的侵權判定 /080
4.1.1 侵權判定的原則和方法 /080
4.1.2 相同侵權的判定 /081
4.1.3 等同侵權的判定 /084
4.2 外觀設計專利的侵權判定 /092
4.2.1 侵權判定的方法 /092
4.2.2 相同或相近種類產(chǎn)品的判斷 /094
4.2.3 外觀設計相同或近似的判斷 /095
第5章 FTO報告樣例和撰寫要點100
5.1 FTO報告的框架 /102
5.2 項目背景章節(jié)樣例和撰寫要點 /103
5.2.1 章節(jié)樣例 /103
5.2.2 撰寫要點 /105
5.3 專利檢索章節(jié)樣例和撰寫要點 /105
5.3.1 章節(jié)樣例 /105
5.3.2 撰寫要點 /110
5.4 專利分析章節(jié)樣例和撰寫要點 /111
5.4.1 章節(jié)樣例 /111
5.4.2 撰寫要點 /117
5.5 侵權結論章節(jié)樣例和撰寫要點 /126
5.5.1 章節(jié)樣例 /126
5.5.2 撰寫要點 /126
5.6 LED節(jié)能燈美國FTO報告樣例 /126
5.7 咖啡機中國FTO報告樣例 /132
第6章 針對典型技術領域特性的FTO分析138
6.1 生物醫(yī)藥領域的FTO分析 /139
6.1.1 根據(jù)藥品的產(chǎn)品分類的FTO分析 /139
6.1.2 根據(jù)藥品的不同開發(fā)階段的FTO分析 /146
6.1.3 結 語 /152
6.2 信息通信領域的FTO分析 /153
6.2.1 涉及標準必要專利的FTO分析 /153
6.2.2 涉及算法的FTO分析 /156
6.2.3 涉及開源軟件的FTO分析 /158
6.2.4 涉及通信方法的FTO分析 /158
第7章 專利侵權風險的應對策略161
7.1 程序應對用足訴訟權利 /163
7.1.1 善用管轄權異議 /16
7.1.2 審查原告是否適格 /164
7.1.3 請求無效宣告,中止訴訟程序 /165
7.1.4 及時應對行為保全 /165
7.1.5 在避免構成舉證障礙的前提下規(guī)避不利證據(jù) /167
7.1.6 主張訴訟時效屆滿 /168
7.1.7 提起另案反制訴訟 /168
7.2 權利挑戰(zhàn)無效對方專利 /170
7.2.1 專利無效宣告是什么 /171
7.2.2 為什么要發(fā)起專利無效宣告 /171
7.2.3 如何發(fā)起專利無效宣告 /171
7.3 否定侵權行為抗辯 /179
7.3.1 專利侵權抗辯是什么 /179
7.3.2 為什么做專利侵權抗辯 /179
7.3.3 如何做專利侵權抗辯 /179
7.3.4 專利侵權抗辯的案例 /183
7.4 減免責任責任承擔抗辯 /186
7.4.1 免除賠償責任合法來源抗辯 /186
7.4.2 不停止侵權抗辯 /188
7.4.3 減輕賠償責任抗辯 /191